USO DE MARCA DE TERCEIROS: SAIBA AS CONSEQUÊNCIAS DO USO INDEVIDO

Por Gustavo Henrique Bowens[i]
 
Na hora de montar o próprio negócio, uma das decisões mais importantes a serem tomadas pelo empresário é a de escolha de seu nome fantasia, bem como logotipo, cores e sinais distintivos que serão utilizados para distinção e identificação da empresa perante o mercado. Esse conjunto de elementos é conhecido como “marca”.
 
Muitas vezes, a escolha da marca passa por opções e preferências pessoais dos empresários, ou então a elementos que possam promover uma ligação entre a marca e o produto ou serviço disponibilizado. É comum muitas vezes à alusão a nome de filmes, personagens animados e de ficção científica, ou então a alusão ou referência, ainda que indireta, a outros sinais distintivos já popularizados.
 
O que muitos podem não saber, entretanto, é que a escolha da marca é uma decisão importantíssima a ser adotada pelo empresa. Isto porque, a depender dos sinais distintivos adotados, poderá o empresário estar utilizando-se indevidamente de marca de propriedade industrial de terceiros, e estar sujeito à graves consequências estabelecidas pela legislação – criando, assim, desnecessariamente um potencial prejuízo financeiro ao seu negócio antes mesmo de iniciá-lo, e futuramente inviabilizado a continuidade de seu empreendimento.
 
No Brasil, a matéria relativa ao registro de marcas é regulada pela Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996). Esta estabelece que a propriedade de uma marca é obtida por meio de seu registro validamente concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que concede ao seu titular o direito exclusivo em todo território nacional.
 
Portanto, antes mesmo de decidir pela escolha de uma marca, é necessário ao empresário consultar se os sinais distintivos que pretende veicular ao desenvolvimento de seu negócio já não estão eventualmente registrados por outrem.
 
Se não existir qualquer registro de marca perante o órgão federal, será possível ao empresário, então buscar, o seu registro. Do contrário, o uso de marca registrada por terceiros dependerá, obrigatoriamente, da celebração de um contrato de licença de uso com o seu respectivo titular.
 
Caso esses cuidados não sejam tomados, em primeiro lugar, o empresário poderá estar incorrendo nos crimes previstos nos artigos 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial, que podem variar de detenção de 01 (um) mês até 01 (um) ano, ou multa.
 
Embora as infrações criminais tipificadas pela legislação possam parecer brandas, o mesmo não ocorre em relação à responsabilidade civil pelo uso indevido da marca de terceiros. Se isso ocorrer, o infrator poderá estar sujeito ao pagamento ao titular do direito de marca tanto de indenização por danos morais quanto a título de danos materiais
 
Com relação aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos julgados no sentido do pagamento de ao menos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de indenização, com a incidência de juros de 1% a.m. (hum por cento ao mês) desde a data do pedido de registro da marca pelo titular. Ou seja, por exemplo, se a marca violada teve o seu depósito protocolado há 06 (seis) anos, o valor da indenização será acrescido de juros de 72% (setenta e dois por cento), fazendo a indenização saltar para R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais)!  E isso sem falar ainda na atualização monetária desse valor!
 
A título de danos materiais, a principal consequência a que o uso indevido de marca pode acarretar é no pagamento dos chamados “lucros cessantes”. E nesse sentido, a Lei de Propriedade Intelectual estabelece que tal indenização observará um dos seguintes critérios, sempre observando qual deles for mais favorável ao prejudicado:
 
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
 
A título exemplificativo, imagine-se que a empresa que usou indevidamente a marca de outrem tenha auferido lucros, no período de um ano, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nos termos do item II acima, seria exatamente esse o direito à indenização que o titular da marca poderia exigir. Isto é, todo o lucro que o empresário obteve, num árduo ano de trabalho, poderia simplesmente escorrer pelo ralo para pagamento de uma indenização que não existiria se fossem adotadas medidas de prevenção no momento de escolha da sua marca!
 
Então, empresário, já imaginou iniciar o seu negócio carregando essa “bomba-relógio” que pode existir tão somente em razão da escolha equivocada de sua marca? Por esses motivos, no momento de constituição de sua empresa, é de grande importância o levantamento de informações sobre a existência ou não de registros anteriores dos sinais distintivos que pretendem ser utilizados. E, se não existirem, é o momento da adoção de todas as medidas para a proteção da marca que pretende ver como sua.
 

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